发明专利申请中主动变更技术方案的时机和技巧

编者按：发明专利申请文件是在申请日当日向国家知识产权局提交的专利申请文件。该文件是专利审查和保护的基础性文件，主要包括说明书、权利要求书等几个部分。但是，申请人在最初提出申请时，可能会因为种种原因，没有概括出最合适的权利要求，那么如何在申请过程中将其进行变更呢？一起来看看本文作者对主动变更技术方案的时机和技巧的分析。

发明专利申请文件是在申请日当日向国家知识产权局提交的专利申请文件。该文件是专利审查和保护的基础性文件，主要包括说明书、权利要求书等几个部分（下称原申请文件）。但是，申请人在最初提出申请时，可能会因为种种原因，没有概括出最合适的权利要求，那么如何在申请过程中将其进行变更呢？专利法第三十三条规定，对发明或实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。那么，如何应用专利法及其相关规定，在发明专利申请过程中主动变更技术方案呢？

充分进行主动修改

如果原申请文件中记载的内容已很充分，只是权利要求设计的保护范围不太恰当，申请人可以利用主动修改的时机进行修改，即：在提出实质审查请求时，或在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知之日起三个月内，申请人可以基于原申请文件进行主动修改。此时的修改，相对较为灵活，只要修改符合专利法第三十三条的规定，如必要，可以在较大范围内重新规划整个权利要求，比如增加新的独立权利要求、新从属权利要求、重新撰写独立权利要求等。相反，如果错失了上述主动修改的时机，待收到审查意见通知书后，相应修改需针对通知书中指出的缺陷做出，会受到很多制约，如不能扩大权利要求的保护范围、不能增加新的独立和从属权利要求等。

适时提出分案申请

在整个发明专利申请过程中，直至申请授权之日起两个月或者驳回决定日起三个月内（具体规定请参见《专利审查指南》中的相关规定），申请人均可以在原申请文件的基础上，提出分案申请。虽然分案申请的权利要求也不能超出原申请文件中所记载的内容，但申请人可以在较长时间内，根据市场的情况变化，提出适当的分案申请，如要求新的保护范围，或者将说明书中记载过的而在原权利要求中没有保护的内容，在分案申请中进行保护。根据目前的司法实践，如果专利在授权后，发现涉嫌侵权者使用了专利说明书中记载而在权利要求中未能保护的方案，专利权人此时是无法将其再次纳入专利的保护范围的。

合理利用优先权

如果在申请日起12个月内，发现原申请文件中记载的内容不够充分，希望在原申请文件的基础上，或者进行较大范围的概括，或者需要补充新的实施例等，此时，可以要求原申请的优先权，提出新的专利申请。此时，需要注意的是：其一，如果申请人要求的是中国专利申请的优先权，那么原申请自在后申请提出之日起即视为撤回；其二，根据巴黎公约有关优先权的规定，“优先权是指申请人在一个成员国首次提出申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出申请，其在后申请在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出”。

至于前后申请是否属于“同一主题”，需要根据申请文件的具体内容来具体分析。但在要求本国优先权时，在后申请中，最好先完整地保留在先申请的所有权利要求，以确保在先申请中的所有权利要求可以享受到优先权。而对于新增或修改的权利要求，即使可能由于是新增主题，无法享受到优先权，在后申请的申请日也可以作为这些权利要求的申请日。在要求本国优先权时，切忌在在后申请中只保护新增或修改的权利要求，如此可能导致在先申请被视为撤回，而在后申请又享受不到在先申请的优先权，从而损失应有的权利。

以上简要总结了在发明专利申请中主动变更技术方案的时机和技巧，希望申请人能够充分利用各个时机，使发明创造能够得到适当的、有效的保护。

（来源：中国知识产权报）