从墨盒案思考专利申请的必要文书过程

摘要：修改超范围的判断依据是专利法第 33 条规定的"原说明书和权利要求书记载的范围"。

本文通过对于墨盒案的详细介绍，分析并比较各级专利行政单位在本案中关于修改超范围的具体作法、以及其他国家或地区关于修改超范围的审查原则，阐述了如何确定 "原说明书和权利要求书记载的范围"，从而给出启示以提高申请文件的撰写质量和专利的审查质量。

修改超范围，记载的范围，直接地、毫无疑义地确定，明确推导提起著名的"墨盒案"，相信专利界内的大多人士都不会陌生。这是一场对专利权人为精工爱普生株式会社、名称为"墨盒"的专利权进行的无效诉讼案，期间经历了专利复审委员会的无效审理、北京市第一中级人民法院的一审、北京市高级人民法院的二审、以及最高人民法院的终审，判决历经的次数之多、且各次判决的结论差别之大，在专利界实属少见。

尤其是《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第 53 号》一经发布，立即引起了业内各界人士的热议，可以说是一石激起千层浪，反对者也颇多。这是因为最高法

院的裁定颠覆了法律和司法实践中长期遵从的一系列审查规定和原则，在大家看来，原申请中仅记载了"半导体存储装置"，修改后的权利要求改为"存储装置"，而存储装置涵盖的范围远大于半导体存储装置，这样的修改如果说没有超出"记载的范围"似乎是不可以理解的。

这就不禁令人不解，如果这么容易就能够判断出该结论，为什么要经过数次判决、又为什么让最高法敢于"冒天下大不韪"得出一个令人费解的结论呢？所以，"墨盒案"尽管不像是美国司法判例法中的案例那样起到至关重要的参照作用，但是时至今日，在进行有关修改超范围的讨论时，该案例仍会首当其冲地被提及，可见其影响的深远。下面我们通过回放该案例来理解专利法第 33 条，以期提高申请文件的撰写质量和专利的审查质量。

一、案情回放

中华人民共和国国家知识产权局于 2004 年 6 月 23 日授权公告了名称为"墨盒" 的号发明专利（以下简称本专利）。本专利是号发明专利申请的分案申请，其申请日为 1999 年 5 月 18 日，最早的优先权日为 1998 年 5 月 18 日，专利权人为精工爱普生。本专利授权公告的权利要求书包括 42 项权利要求。

针对本专利权，凯德利公司于 2006年 1月 17日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第二十二条第二、三款的规定。郑亚俐于 2007 年 6 月 15 日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第三十三条和第二十六条第四款的规定。针对上述无效宣告请求，精工爱普生对本专利权利要求书进行了修改。经过口头审理及相关审查后，专利复审委员会于 2008 年 4 月 15 日作出第 11291 号无效宣告请求审查决定，宣告本专利全部无效。其中关于修改超范围的问题，具体陈述如下：在申请日提交的 PCT/JP99/02579 号国际申请文件及号发明专利申请的说明书和权利要求书中并没有"存储装置"和"记忆装置"的文字记载，而仅有"半导体存储装置"的文字记载。"存储装"是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。本专利原说明书和权利要求书中针对的是半导体存储装置，不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此，本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的"半导体存储装置"直接且毫无疑义地确定出"存储装置"。

精工爱普生不服专利复审委员会第 11291 号决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院起诉。关于导致专利被无效的修改超范围问题，精工爱普生在起诉书中是这样陈述的，精工爱普生认为其在实质审查阶段答复第一次审查意见通知书时已经将"存储装置"解释为"7(b)所示的'半导体存储装置 61'"，因而不存在修改超范围的问题。

北京市第一中级人民法院一审认为：本专利权利要求中修改而来的"存储装置"是清楚的术语，本领域技术人员公知"存储装置"不限于"半导体存储装置"，"记忆装置"也不等同于"电路板及设置在其上的半导体存储装置"。专利申请人在实质审查阶段将"半导体存储装置"修改为"存储装置"将保护范围扩大到所有类型的存储装置。据此，第 11291 号决定认定本专利权利要求 1、40 不符合专利法第三十三条的规定并无不当。北京市第一中级人民法院于 2008年 12 月 20 日作出（2008）一中行初字第 1030 号行政判决：维持专利复审委员会决定。

精工爱普生不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉称：根据专利权利要求解释中公认的"禁止反悔原则"，本案应当根据上诉人在实质审查阶段为了获得授权而对技术术语的解释来确定其含义，即"存储装置"解释为"图 7(b)中所示的'半导体存储装置 61'"，将"记忆装置"解释为"指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置"。

北京市高级人民法院认为：本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书是可以毫无疑义地确定本专利申请人在说明书中是在"半导体存储装置"意义上使用"存储装置"的。另外，无论是修改前还是修改后的技术方案，"存储装置"实际上是在"半导体存储装置"意义上使用，并未形成新的技术方案，本领域技术人员也不会将其理解为新的技术方案。本专利权利人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述书中对"存储装置"做出明确限定，即对于"存储装置"，意见陈述书记载"申请人解释，'存储装置'是指图 7(b)所示的'半导体存储装置 61'"，且原说明书第 1 页倒数第 2 段记载"其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电板"，表明"存储装置"为"半导体存储装置"的简称。"存储装置"虽然有其普遍的含义，不仅包括半导体存储装置，还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型，但在本专利所属特定的打印机墨盒领域，在背景技术中已经明确其所指的为"半导体存储装置"的前提下，本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的"存储装置"。

一审判决及第11291 号决定关于"存储装置"的理解有误，予以纠正。精工爱普生关于"存储装置"的修改符合专利法第三十三条的规定的上诉主张有事实和法律依据，应予支持，专利复审委员会应当就此重新作出审查决定。郑亚俐不服上述二审判决，向最高人民法院申请再审。其主要理由是：二审判决关于本专利的原始公开文本是在"半导体存储装置"意义上使用"存储装置"的事实认定错误。最高人民法院认为对所属领域普通技术人员而言，通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。精工爱普生在提出分案申请时主动将原权利要求书中的"半导体存储装置"修改为"存储装置"。

修改后，新的独立权利要求 1和 40 与所属领域普通技术人员综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图的记载能够直接、明确推导出的内容相比，并未引入新的技术内容。因此，关于本专利独立权利要求 1 和 40 中"存储装置"的修改并未超出原专利申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。最高人民法院认为虽然二审判决对于"存储装置"含义的认定不妥，申请再审人的部分申请再审理由成立，但是二审判决关于精工爱普生对"存储装置"修改符合专利法第三十三条的裁判结果是正确的，应予维持。

二、相关讨论

通过上述案情介绍，可以看出，对于此专利是否存在修改超范围的问题以及是否因而被无效，存在两种相反的观点。专利复审委员会与北京市第一中级人民法院持有相同的观点，即原申请中仅记载了"半导体存储装置"而修改后的权利要求改为"存储装置"属于修改超范围，此专利应被无效。而北京市高级人民法院以及最高人民法院，均认为将"半导体存储装置"修改为"存储装置"并不存在修改超范围的问题，尽管他们对于为什么如此修改没有超出原始记载范围的理由并不相同，但是最终的结论都是此专利不应该被无效掉。看到这里，大家不禁要问，为什么对于同一案情各次判决的差别居然如此之大，是因为案情太复杂，还是各个专利行政单位审理标准不一致，抑或是其他原因？尤其是最高人民法院所作出的《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第 53 号》，其提出了"综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图的记载能够直接、明确推导出的内容相比，并未引入新的技术内容"，明显不同于审查指南中所规定的"直接地、毫无疑义地确定的内容"，也就是说最高法的做法是与专利审查部门以及专利复审委员会的一贯作法相左的。尽管这里边有专利案件本身的特殊性的因素，例如作为熟悉专利领域的人士，一般都有体会，专利属于技术与法律相结合的产物，专利案例不同于一般民商案例或其他案例，也不同于技术文档，在一些情况下，并不是所有的问题一定能够得出非此即彼的结论，尤其是对于专利法第三十三条修改超范围这一法条，不可能像是数学题一样画出一个圈来、超出圈的就算是超出范围这么简单就能得出结论。

但是既然是法律程序，作为专利的行政管理单位，从专利局实审部门到专利复审委员会、中级法院、高级法院直至最高法院，应当尽量按照统一的标准去执行同一审查规定和原则。这里我们不判断究竟哪个行政单位的做法是对或是错，仅是通过分析讨论来探讨哪种做法更为合适，或者说探讨哪种做法更有借鉴性。这里分为以下几个方面进行讨论：（一）专利法第 33 条立法目的在我国现行的专利法中关于修改超范围的问题适用专利法第 33 条的规定。专利法第 33条规定：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。关于为什么要设立专利法第 33 条，各界人士的意见基本上是统一的，例如在本案例中最高法所作的审判决定《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第 53号》中特意强调了设置该法条的立法本意。我们在这里引用如下："专利法第三十三条包括两层含义：一是允许申请人对专利申请文件进行修改，二是对专利申请文件的修改进行限制。

之所以允许申请人对专利申请文件进行修改，其主要理由在于：一是申请人的表达和认知能力的局限性。申请人将自己抽象的技术构思形诸于语言文字，体现为具体的技术方案时，由于语言表达的局限，往往有词不达意或者言不尽意之处。同时，申请人在撰写专利申请文件时，由于对现有技术以及发明创造等的认知局限，可能错误理解发明创造。在专利申请过程中，随着对现有技术和发明创造等的理解程度的提高，特别是审查员发出审查意见通知书之后，申请人往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解对权利要求书和说明书进行修正。二是提高专利申请文件质量的要求。专利申请文件是向公众传递专利信息的重要载体，为了便于公众理解和运用发明创造，促进发明创造成果的运用和传播，客观上需要通过修改提高专利申请文件的准确性。

在允许申请人对专利申请文件进行修改的同时，专利法第三十三条也对专利申请文件的修改进行了限制，即发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这一限制的理由在于：一是通过将修改限制在原说明书和权利要求书记载的范围之内，促使申请人在申请阶段充分公开其发明，保证授权程序顺利开展。二是防止申请人将申请时未完成的发明内容随后补入专利申请文件中，从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益，保证先申请原则的实现。三是保障社会公众对专利信息的信赖，避免给信赖原申请文件并以此开展行动的第三人造成不必要的损害。

可见，专利法第三十三条的立法目的在于实现专利申请人的利益与社会公众利益之间的平衡，一方面使申请人拥有修改和补正专利申请文件的机会，尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得保护，另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容获得不正当利益，损害社会公众对原专利申请文件的信赖。对专利法第三十三条含义的理解，必须符合这一立法目的。"简而言之，专利法第 33 条本意是强调"平衡"二字，申请人的权利与义务之间的平衡、申请人与社会公众之间的平衡等。对于修改的限制也讲究一个平衡，过于严苛会导致申请人的权益不能得到保护，过于宽松又会损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。这个平衡的基础，就是申请日提交的专利申请文件，申请人应当基于其在申请日所提交文件的真实意思表示对专利申请文件进行修改，但不得通过修改使得申请人不当获利，损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。

（二）如何准确理解专利法第 33 条基于前述立法目的，对于"原说明书和权利要求书记载的范围"，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容，又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。通常在进行专利审查以及复审的过程中，都是参照专利审查指南规定来把握申请文件所允许修改的尺度。

审查指南规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容；根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。在本专利的审理过程中，专利复审委员会和北京市中级法院都是严格按照审查指南的规定执行的。其均认为，本专利的原始申请中仅有"半导体存储装置"的文字记载，由于"存储装置"除半导体存储装置外还可以包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型，也就是说本专利原说明书和权利要求书中针对的是半导体存储装置，不涉及其他类型的存储装置，因此不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置。这种做法是符合一贯的审查规定和原则的。而北京市高级法院则认为"本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书是可以毫无疑义地确定本专利申请人在说明书中是在"半导体存储装置"意义上使用"存储装置"的。

另外，无论是修改前还是修改后的技术方案，"存储装置"实际上是在"半导体存储装置"意义上使用，并未形成新的技术方案"，这种判断显然是不合理的，最高人民法院也不支持这种理解方式，毕竟对于所属领域普通技术人员而言，"存储装置"用语在没有特别指明的情况下是不能特指半导体存储装置的，也不能因此得出修改没有超出范围。至于最高人民法院提出的原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图的记载能够直接、明确推导出的内容均属于原始记载的范围，这里提出的"明确推导"在我们现行的专利审查制度内属于首次出现，其与审查指南中的"直接地、毫无疑义地确定"是完全不同的，也就是说这里提出的做法是与通常的审查规定相违背的。

"推导"是个宽泛的概念，何种情况属于明确推导，这种衡量尺度容易造成因人而异的情况，不易把握，毕竟判定修改是否超出范围是发生在申请文件已经向社会公众公开之后的，"推导"的范围过大或过小都有可能打破申请人与社会公众之间的平衡，其是不同于在申请文件没有面向公众公开之前的"合理概况"的。下面列出了其他专利法中有关修改超范围的规定，从其中来尝试理解最高人民法院是如何得出上述结论的：

a、美国的相关规定美国专利法第 132 条和 251 条明确禁止在专利申请文件及专利授权文件中引入新事项（new matter），以防止申请人将超出原始公开内容的信息加入，因此修改的范围以公开内容（disclosure）为准。《美国专利审查手册》即 MPEP 中，第 2163 节规定："虽然没有逐字逐句的要求，但权利要求的修改必须以明示、暗示或内在的公开方式得到说明书的支持。如果本领域技术人员不仅能认识到申请文件中存在明确错误，而且还能认识到如何改正，则这样的改错不会产生新事项"。

b、日本的相关规定日本特许法第 17 条第 2 款第 3 项规定：对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围内进行。按照日本的审查指南，所记载的事项不仅包括明确记载的事项，还包括虽未明确记载但本领域技术人员根据最初提交的说明书、权利要求书或附图的记载而能够不言自明的事项。在日本专利审查实务中，对主动修改或答复审查意见时的概括（即，所谓的"二次概括"）是允许的，只要其能够得到说明书的支持即可。

c、欧洲的相关规定欧洲专利公约第 123 条之(2)规定：对欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题（subjectmatter）不得超出原始申请的内容。按照欧洲审查指南，原始申请的内容是能够从原始申请直接毫无疑义地导出的内容。欧洲审查指南关于新颖性、优先权和同样发明的章节中均规定，还必须考虑对于本领域技术人员"隐含公开的内容"。EPO 上诉委员会在判例 T 823/96 中指出："隐含公开的内容"是指没有明确提及、但根据明确提及的内容可以清楚且毫无疑义地导出的内容；因此，在判断一份文件的明确公开内容所清楚且毫无疑义地暗示的内容时，必须同时考虑公知常识。

可以看出，最高人民法院或许是参考了美国以及日本专利局的相关做法，但是各个专利法均是自成体系，需要考虑的是美国专利法适用的先发明制度下的相关做法是否适用于我国的专利审查标准。另外即使是可适用的，那么合适的做法也应当是在修改我们的审查指南等用于审查的标准或原则的基础上方可使用新的标准。所以综上看来，笔者认为，在于判断是否修改超范围的问题上，专利复审委员会与北京市第一中级法院的做法还是相对合适的。

（三）如何有效撰写申请文件以便于日后修改我们来设想下，如果本专利的申请人在撰写时能够将其实施例进行扩展，甚至只是增加一个段落说明存储装置可以是除半导体存储装置之外的其他类型存储装置，或许就不会出现本案例数次判决的情况。例如公开号为 EP0812693A1 的欧洲专利申请说明书复印件及其中文译文（即无效宣告请求审查程序中的证据 2-1）。该欧洲专利申请的申请人为本案被申请人精工爱普生，其权利要求书中文译文的权利要求 11 有如下记载："根据权利要求 9 的墨盒，其中所述油墨特征数据存贮单元包括电子存储单元、导电图、光学图样、机械图案和磁性图案中的任意一种。" 该欧洲专利申请说明书中文译文第 5 页第 27 行以下直至第 6 页第 2 行记载，"在如图 7（a）所示的油墨特征数据存贮单元的实施方案中，布置有电器存贮单元 72，如磁泡存储元件或非易失性半导体存储器元件和一系列触点 73"，"图 7（b）所示的存贮单元的实施方案包括代码模式 74（例如条形码），其通过光学油墨、磁性油墨等形成。光检测器、磁头等均可用于数据读取单元"。这一欧洲专利申请就将存储装置拓展了多种实施方式，这样撰写出来的申请文件本身就可以构成多个范围的技术方案，在后续审查或无效审查的过程中，修改的余地就会比较大。通常在撰写申请文件时，可以将实施例形成递减或选择式的多个范围，例如通过合理概况出一个最大范围的技术方案，然后对每个技术特征在进行分析或扩展，形成一系列从大到小的多个范围的技术方案。

三、结论

对于修改超范围问题是否采用"明确推导"这一概念，有人提出，修改是否超出范围应该根据是否能得到说明书支持为准，然而通过上述的分析和讨论可知这样的做法混淆了专利法第 33 条以及第 26 条第 4 款这两者的立法本意以及审查依据。因此，根据现行的专利法第33 条以及审查指南的规定，"直接地、毫无疑义地确定"仍是最高效、且简单易行的标准，无论是在撰写申请文件或是进行专利审查时还是应该参照这一标准执行。墨盒案本身还有很多可以讨论的地方，限于篇幅，这里仅讨论了有关修改超范围的适用尺度，作为抛砖引玉的作用，还望能给大家带来一些思考的启示。

（文章来源于网络）